Abkommen EPA-WIPO

Um ISA oder IPEA zu sein

Das EPA kann während des PCT-Verfahrens (A152 EPÜ) sein:

  • ISA (International Search Authority) oder
  • IPEA (International Preliminary Examining Authority).

Tatsächlich hat das EPA ein Abkommen mit der WIPO gemäß A16.3.b PCT und A32.3 PCT unterzeichnet (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als Internationale vorläufige Prüfungsbehörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , ABl. 2017, A115).

Um SISA zu sein

Das EPA kann ebenfalls SISA während des PCT-Verfahrens sein gemäß einem mit der WIPO unterzeichneten Abkommen (ABl. 2010, 304, dieses neue Abkommen übernimmt im Wesentlichen dieselben Bedingungen wie das « Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als Internationale vorläufige Prüfungsbehörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , ABl. 2017, A115, unter Hinzufügung der Möglichkeit als SISA).

Bedingungen

ISA

Benennung durch die Anmeldebehörde (RO)

Das EPA kann für jede internationale Anmeldung als ISA tätig sein, wenn die Anmeldebehörde (Receiving Office, RO) es zu diesem Zweck benannt hat (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als Internationale vorläufige Prüfungsbehörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , ABl. 2017, A115, A3.1).

Die Möglichkeit der Benennung einer oder mehrerer ISA durch die Anmeldebehörden ist durch A16.2 PCT, A16.3 PCT in Verbindung mit R35.1 PCT und R35.2 PCT eröffnet.

Die Anmeldebehörden, die eine solche Benennung des EPA als ISA zulassen, sind:

  • die Anmeldebehörden der Mitgliedstaaten des EPÜ;
  • das EPA als Anmeldebehörde;
  • das USPTO als Anmeldebehörde (ABl. 1982, 323);
  • das JPO als Anmeldebehörde (ABl. 1985, 331).

Benennung durch den Anmelder

Unter den möglichen ISA (die durch die Anmeldebehörde eröffnet wurden), muss der Anmelder das EPA als ISA benennen (R4.1.b.iv PCT und R4.14bis PCT).

Sprache

Die Anmeldung oder ihre Übersetzung für die Recherche muss in (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als Internationale vorläufige Prüfungsbehörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , JO 2017, A115, A3.1 in Verbindung mit Anhang A geändert durch « PCT – Abkommen zwischen dem EPA und der WIPO nach dem PCT« , JO 2018, A24) vorliegen:

  • Deutsch,
  • Französisch,
  • Englisch,
  • Niederländisch (nur wenn die Anmeldebehörde das Amt für gewerblichen Rechtsschutz der Niederlande ist).

SISA

Grundsatz

Das EPA kann SISA sein (JO 2010, 304, Punkt 3.4).

Sprache

Die Anmeldung oder ihre Übersetzung für die ergänzende Recherche muss in (JO 2010, 304, Anhang E) vorliegen:

  • Deutsch,
  • Französisch,
  • Englisch.

IPEA

Benennung durch die Anmeldebehörde

Das EPA kann IPEA für jede internationale Anmeldung sein, wenn die Anmeldebehörde (Receiving Office) durch Kapitel II des PCT gebunden ist und es zu diesem Zweck benannt hat (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als Internationale vorläufige Prüfungsbehörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , JO 2017, A115, A3.2).

Die Möglichkeit der Benennung einer oder mehrerer IPEA durch die Anmeldebehörden ergibt sich aus Art. 32(2) PCT in Verbindung mit Regel 59.1(a) PCT.

Die Anmeldebehörden, die eine solche Benennung des EPA als IPEA zulassen, sind:

Zuvor verwendete ISA

Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die zuvor mit der Recherche beauftragte ISA (« PCT – Abkommen zwischen dem EPA und der WIPO nach dem PCT« , JO 2014, A117, Änderung des Anhangs A dieses Abkommens) war:

  • das EPA,
  • oder das Amt eines Vertragsstaats des EPÜ (das nicht auf seine Funktion als ISA oder IPEA gemäß dem Zentralisierungsprotokoll für bestimmte Anmeldungen verzichtet hat):
    • AT (Österreich),
    • ES (Spanien),
    • SE (Schweden),
    • FI (Finnland) oder
    • XN (Nordisches Patentinstitut);

Wenn die Anmeldebehörde das JPO oder das USPTO ist, kann nur das EPA die ISA gewesen sein (PCT-Anmelderleitfaden – Anhang C – US oder PCT-Anmelderleitfaden – Anhang C – JP).

Sprache

Die Anmeldung oder ihre Übersetzung für die Prüfung muss in (« PCT – Abkommen zwischen dem EPA und der WIPO gemäß dem PCT« , ABl. 2018, A24 zur Änderung von Anhang A dieses Abkommens) erfolgen:

  • Deutsch,
  • Französisch,
  • Englisch,
  • Niederländisch (nur wenn die Anmeldebehörde das niederländische Amt für gewerblichen Rechtsschutz ist).

Einschränkung der Zuständigkeit des EPA

Ausschluss des recherchierten oder geprüften Gegenstands

Das EPA hat erklärt, dass es nicht verpflichtet ist, seine Funktion als ISA oder IPEA auszuüben, soweit es der Ansicht ist, dass die internationale Anmeldung einen Gegenstand betrifft, der unter R39.1 PCT oder R67.1 PCT fällt (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und Internationale vorläufige Prüfungsbehörde gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , ABl. 2017, A115, A4), es sei denn, es würde für eine europäische Anmeldung die Recherche oder Prüfung durchführen (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und Internationale vorläufige Prüfungsbehörde gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens », ABl. 2017, A115, Anhang B).

Diese Einschränkung entspricht Art. 16(3)(b) PCT (ISA) oder Art. 32(3) PCT (IPEA).

Somit wären voraussichtlich folgende Gegenstände ausgeschlossen:

  • wissenschaftliche und mathematische Theorien (entspricht Art. 52(2)(a) EPÜ);
  • Pflanzensorten, Tierrassen, im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, ausgenommen mikrobiologische Verfahren und die durch diese Verfahren gewonnenen Erzeugnisse (entspricht Art. 53(b) EPÜ);
  • Pläne, Grundsätze oder Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten, für die Ausführung rein geistiger Handlungen oder für Spiele (entspricht Art. 52(2)(c) EPÜ);
  • Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sowie Diagnostizierverfahren (entspricht Art. 53(c) EPÜ);
  • bloße Wiedergaben von Informationen (entspricht Art. 52(2)(d) EPÜ);
  • Computerprogramme als solche (entspricht Art. 52(2)(c) EPÜ).

Daher sollten im Gegensatz zur Praxis des EPA für eine europäische Anmeldung nicht ausgeschlossen sein:

Weiterleitung von Anmeldungen?

EPA als ISA / IPEA

Seit dem 1. Januar 2015 werden (« PCT – Abkommen zwischen dem EPA und der WIPO gemäß dem PCT« , JO 2014, A117, das Anhang A dieses Abkommens ändert), die von einem US-Amerikaner oder einer in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Person mit dem USPTO oder dem IB als Anmeldeamt eingereicht werden, unabhängig vom technischen Gebiet behandelt.

Für vor dem 1. Januar 2015 eingereichte werden diese als ISA oder IPEA an das USPTO « weitergeleitet« , wenn die Anmeldung einen im Bereich der Geschäftsmethoden (G06Q und Unterklassen) enthält.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Geschäftsmethoden vom EPA recherchiert werden (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Oktober 2007 betreffend Methoden auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Tätigkeiten« , JO 2007, 592).

EPA als SISA

Es erfolgt keine Weiterleitung oder Recherche, wenn eine solche beim EPA als SISA eingereicht wird (« WIPO-EPA-Abkommen« , JO 2010, 304, Anhang E.3).

Anzahl der Recherchen für das SISA

Das EPA als SISA führt nicht mehr als 700 zusätzliche Recherchen pro Jahr durch (« WIPO-EPA-Abkommen« , JO 2010, 304, Anhang E.5).

Besondere Punkte

Zum EPA als ISA

Falls das EPA bereits eine Recherche für eine frühere Anmeldung durchgeführt hat

Falls das EPA eine Recherche für eine durchgeführt hat, deren in Anspruch genommen wird, kann der Stellungnahmen zu den im Recherchenbericht dieser früheren erhobenen Einwänden einreichen (sogenanntes PCT Direct-Verfahren, « Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. August 2014 betreffend die Behandlung informeller Stellungnahmen zu früheren Rechercheergebnissen durch das EPA in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt und Internationale Recherchenbehörde gemäß dem PCT« , JO 2014, A89).

Um diese Stellungnahmen einzureichen, ist Folgendes erforderlich:

  • Bei der eine in Anspruch zu nehmen (für die vom EPA eine Recherche durchgeführt wurde).
  • Ein separates Schreiben an das EPA (als Anmeldeamt) gleichzeitig mit der internationalen zu übermitteln:
    • mit dem Titel « PCT Direct / informelle Stellungnahmen »;
    • in dem die Nummer der früheren klar angegeben wird;
  • In der PCT-Anmeldung anzugeben, dass ein PCT Direct-Schreiben eingereicht wird.

Problem der Klarheit

Wenn die ISA der Auffassung ist, dass die Beschreibung, die oder die Zeichnungen keine sinnvolle Recherche ermöglichen (z. B. mangelnde Klarheit), erklärt sie, dass kein Recherchenbericht erstellt wird (A17.2.a.ii PCT), gegebenenfalls nur für bestimmte (A17.2.b PCT).

Das EPA sieht ein informelles Verfahren vor, um den vorab um Erläuterungen zu bitten, bevor der Recherchenbericht erstellt wird (JO 2011, 327).

Problem der Einheitlichkeit

Wenn die ISA der Auffassung ist, dass ein Einheitlichkeitsproblem besteht, kann der die zusätzlichen Gebühren unter Vorbehalt zahlen, d. h. mit einer begründeten Erklärung, die darlegt, dass die die Erfordernisse der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt (R40.2.c PCT) oder dass die Anzahl der geforderten Gebühren überhöht ist.

In diesem Fall wird der Vorbehalt von einer « Nachprüfungsinstanz » geprüft.

Beim EPA setzt sich diese Instanz aus 3 Prüfern zusammen (davon einer der Prüfer, der den Einwand erhoben hat). Die Entscheidung der Nachprüfungsinstanz gibt die Zusammensetzung der Instanz an (« Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Juni 2015 zur Einrichtung von Nachprüfungsinstanzen für die Durchführung der im PCT vorgesehenen Vorbehalts- und Nachprüfungsverfahren« , JO 2015, A59).

Zusammenarbeit mit anderen ISA-Amtsstellen (US, JP, KR, CN)

Die fünf Ämter (US, JP, KR, CN und EP) haben sich auf Antrag des Anmelders auf eine Zusammenarbeit geeinigt (« IP5-Pilotprojekt zur gemeinsamen Recherche und Prüfung im Rahmen des PCT« , JO 2018, A47).

Auf Wunsch des Anmelders wird die Recherche von der zuständigen ISA durchgeführt, wobei die vier anderen Ämter zur Mitwirkung an der Recherche konsultiert werden.

Der Antrag des Anmelders muss durch Einreichung eines Formulars zusammen mit der internationalen Anmeldung erfolgen.

Es ist jedoch erforderlich, dass die Anmeldungen in englischer Sprache (« IP5-Pilotprojekt zur gemeinsamen Recherche und Prüfung im Rahmen des PCT« , JO 2018, A47), in französischer oder in deutscher Sprache (« IP5-Pilotprojekt zur gemeinsamen Recherche und Prüfung im Rahmen des PCT – Zulassung internationaler Anmeldungen in deutscher oder französischer Sprache« , JO 2018, A95) eingereicht werden.

Zum EPA als IPEA

Unter elektronischer Form eingereichter Antrag

Für den Prüfungsantrag ist die Einreichung in elektronischer Form über EPOLINE / CMS oder ein Online-Formular möglich (R89bis.2 PCT in Verbindung mit R2(1) EPÜ und der « Entscheidung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Mai 2018 über die elektronische Einreichung von Unterlagen« , JO 2018, A45).

Hierfür ist das PCT-DEMAND-Plug-in von EPOLINE zu verwenden (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Juni 2014 über die Online-Einreichung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung gemäß Kapitel II PCT« , JO 2014, A71).

Die schriftliche Stellungnahme des ISA als erste schriftliche Stellungnahme des IPEA

Die ISA erstellt eine schriftliche Stellungnahme zu:

  • Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit (R43bis.1.a.i PCT);
  • sowie zu den weiteren üblicherweise von der ISA geprüften Voraussetzungen (R43bis.1.a.ii PCT).

Wenn das EPA auch als IPEA fungiert, wird diese schriftliche Stellungnahme als erste schriftliche Stellungnahme des IPEA betrachtet, und der Anmelder wird aufgefordert, darauf zu antworten (da in der schriftlichen Stellungnahme standardmäßig ein entsprechender Hinweis gemäß R43bis.1.c PCT eingefügt wird) (« Verfahren des Europäischen Patentamts als Internationale vorläufige Prüfungsbehörde (IPEA) für ab dem 1. Januar 2004 eingereichte Anmeldungen« , JO 2005, 493).

Zweite schriftliche Stellungnahme

Vor der Erstellung eines negativen Prüfungsbescheids (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. August 2011 über die Erstellung einer zweiten schriftlichen Stellungnahme im Verfahren nach Kapitel II des PCT« , ABl. 2011, 532, Punkte 3 und 4):

  • und wenn das EPA ebenfalls ISA war:
    • erteilt das EPA mindestens eine zweite schriftliche Stellungnahme (die erste ist der vom EPA/ISA erstellte ISR)
      • wenn eine sachliche Erwiderung (Änderungen und/oder Argumente) fristgerecht auf die erste schriftliche Stellungnahme eingereicht wurde;
      • und wenn Einwände bestehen bleiben;
  • und wenn das EPA nicht die ISA war:
    • erteilt das EPA mindestens eine zweite schriftliche Stellungnahme (die erste ist die vom EPA/IPEA erstellte erste schriftliche Stellungnahme)
      • wenn eine sachliche Erwiderung (Änderungen und/oder Argumente) fristgerecht auf die erste schriftliche Stellungnahme eingereicht wurde;
      • und wenn Einwände bestehen bleiben.

Die Frist zur Beantwortung dieser zweiten schriftlichen Stellungnahme beträgt 1 bis 2 Monate (häufig 2) (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. August 2011 über die Erstellung einer zweiten schriftlichen Stellungnahme im Verfahren nach Kapitel II des PCT« , ABl. 2011, 532, Punkt 6):

Telefonische Rücksprachen

Bevor der Prüfungsbescheid erstellt wird, kann der Anmelder einen Antrag auf telefonische Rücksprache stellen. In der Regel gewährt das EPA nicht mehr als eine Rücksprache (R66.6 PCT) (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. August 2011 über die Erstellung einer zweiten schriftlichen Stellungnahme im Verfahren nach Kapitel II des PCT« , ABl. 2011, 532, Punkt 5.1).

Wenn der Antrag auf Rücksprache vor der zweiten schriftlichen Stellungnahme gestellt wird, wird ein Protokoll an den Anmelder übermittelt, der darauf antworten kann (diese Mitteilung ersetzt dann die « zweite schriftliche Stellungnahme ») (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. August 2011 über die Erstellung einer zweiten schriftlichen Stellungnahme im Verfahren nach Kapitel II des PCT« , ABl. 2011, 532, Punkt 5.2).

Wenn der Antrag auf Rücksprache nach der zweiten schriftlichen Stellungnahme, aber vor der Erstellung des Prüfungsbescheids gestellt wird, wird ein Protokoll an den Anmelder übermittelt, jedoch ohne Aufforderung, neue Änderungen/Argumente vorzulegen (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. August 2011 über die Erstellung einer zweiten schriftlichen Stellungnahme im Verfahren nach Kapitel II des PCT« , ABl. 2011, 532, Punkt 5.4).

Ergänzende Recherche

Seit dem 1. Juli 2014 führt die IPEA eine ergänzende Recherche durch, um den Stand der Technik zu ermitteln, der nach dem Datum der Erstellung des internationalen Recherchenberichts veröffentlicht wurde oder zugänglich geworden ist (R66.1ter PCT in Verbindung mit « Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Mai 2014 über die Einführung einer ergänzenden Recherche im Verfahren nach Kapitel II des PCT« , ABl. 2014, A57, Punkt 2.2).

Die ergänzende Recherche erstreckt sich nicht über den Gegenstand hinaus, der der von der ISA durchgeführten Recherche zugrunde lag (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Mai 2014 über die Einführung einer ergänzenden Recherche im Verfahren nach Kapitel II des PCT« , ABl. 2014, A57, Punkt 2.3).

In jedem Fall ist es erforderlich, den zu recherchierenden Gegenstand einzuschränken, wenn die Ansprüche nicht als einheitlich angesehen werden (« Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Mai 2014 über die Einführung einer ergänzenden Recherche im Verfahren nach Kapitel II des PCT« , ABl. 2014, A57, Punkt 2.4).

Diese ergänzende Recherche wird im Prüfungsbescheid erwähnt (R70.2.f PCT).

Internationale Recherche

Internationale Recherchen sind in A15.5 PCT vorgesehen.

Somit kann das EPA mit Recherchen für nationale Anmeldungen (eines Vertragsstaats und sofern das nationale Recht dieses Staates dies vorsieht) beauftragt werden. Um zu prüfen, ob die Staaten eine solche Recherche vorsehen, ist der Leitfaden für Anmelder, Anhang B1, zu konsultieren.

Diese Recherchen ähneln den internationalen Recherchen, außer im Fall eines Mangels an Einheitlichkeit der Erfindung, bei dem das Verfahren dann an das europäische Verfahren (Richtlinien B-II 4.5) angeglichen wird.

Für diese Art von Recherche beträgt die Recherchegebühr 1145 € für die ersten Anmeldungen oder 1795 € für die übrigen Fälle (Gebühren- und Jahresgebührenverzeichnis, Punkt 2.2.1).

Recherche- oder Prüfungsgebühren

Recherchegebühr

Siehe « Die Recherche nach dem Stand der Technik ».

Prüfungsgebühr

Betrag

Die in R58.1.a PCT vorgesehene Prüfungsgebühr wird vom EPA auf 1850 € festgesetzt (R158(2) EPÜ in Verbindung mit A2(1).19 RRT).

Bei verspäteter oder unvollständiger Zahlung der Prüfungsgebühr (R58bis.1.a PCT) verlangt das EPA die Zahlung einer Gebühr für verspätete Zahlung (« Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 1998 über die Gebühr für verspätete Zahlung gemäß Regel 58bis.2 PCT« , ABl. 1998, 282, « Gebühren- und Jahresgebührenverzeichnis des EPA (anwendbar ab 1. April 2012)« , ABl. 3/2012, Beilage, Punkt 5.11):

Erstattung

Jeder irrtümlich, zu viel usw. eingezogene Betrag wird erstattet (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , ABl. 2017, A115, Anhang C, Teil II, Punkt 1).

Wird der Prüfungsantrag als nicht gestellt angesehen (R58.3 PCT), wird die Prüfungsgebühr vollständig erstattet (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , ABl. 2017, A115, Anhang C, Teil II, Punkt 4).

Wird die Anmeldung vor Beginn der Prüfung zurückgenommen, werden 75 % der Recherchegebühr erstattet (« Neues Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Funktionen des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens« , ABl. 2017, A115, Anhang C, Teil II, Punkt 5).

Ermäßigung

Für bestimmte Entwicklungsländer wird eine Ermäßigung von 75 % der Prüfungsgebühr gewährt (ABl. 2020, A4).

Die Liste dieser « Länder mit niedrigem Einkommen oder niedrigem mittlerem Einkommen » wird von der Weltbank erstellt.

Um diese Ermäßigung in Anspruch nehmen zu können, müssen alle Anmelder dieses Kriterium erfüllen.

Beschwerde

Die Beschwerdekammern des EPA sind nicht zuständig für Entscheidungen der ISA oder der IPEA (J20/89).