Competenza del TUB

Questa pagina risponde alla domanda: il TUB può conoscere della controversia? Una volta acquisita la risposta, resta da sapere quale divisione adire: si veda «Ripartizione tra le divisioni».

1 Competenza per materia

1.1 I titoli interessati

L’accordo si applica (A3 AJUB):

• ai brevetti europei con effetto unitario;
• ai certificati protettivi complementari (CPC) rilasciati per un prodotto protetto da un brevetto. Il che è alquanto strano, dato che un CPC ha effetto nazionale e non unitario…;
• ai brevetti europei non ancora estinti al 1^o giugno 2023 o concessi successivamente, fatto salvo il regime transitorio (A83 AJUB);
• alle domande di brevetto europeo.

E quando si parla di brevetto, non si parla di brevetto nazionale: il brevetto francese, ad esempio, resta di competenza esclusiva dei giudici francesi (si veda «L’attuazione dei diritti»).

1.2 Le azioni interessate

Il TUB ha competenza esclusiva per (A32(1) AJUB):

• le azioni per contraffazione effettiva o minacciata e le relative difese, comprese le domande riconvenzionali concernenti le licenze (lettera a);
• le azioni di accertamento di non contraffazione (lettera b);
• le azioni volte a ottenere misure provvisorie e cautelari e inibitorie (lettera c);
• le azioni e le domande riconvenzionali di nullità (lettere d ed e);
• le azioni di risarcimento derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata (lettera f);
• le azioni relative all’utilizzazione dell’invenzione prima della concessione o al diritto fondato su un preuso (lettera g);
• le azioni di indennizzo relative alle licenze di diritto del brevetto unitario (lettera h);
• le azioni contro le decisioni dell’UEB relative al brevetto unitario (lettera i; si veda «Il rifiuto dell’effetto unitario e i ricorsi»).

Tutto il resto rimane di competenza dei giudici nazionali (A32(2) AJUB): rivendicazione della titolarità, controversie sull’esecuzione di un contratto di licenza, invenzioni dei dipendenti…

Inoltre, un’azione di nullità può essere proposta dinanzi al TUB senza dover presentare opposizione dinanzi all’UEB (A33(8) AJUB). Le due vie coesistono, e il TUB può sospendere il proprio procedimento quando è attesa una decisione rapida dell’UEB (A33(10) AJUB).

2 Competenza internazionale

2.1 Principio: il regolamento Bruxelles I bis

La competenza internazionale del TUB è determinata dal regolamento Bruxelles I bis o, se del caso, dalla convenzione di Lugano (A31 AJUB). Il regolamento è stato modificato per l’occasione: il TUB vi è trattato come un giudice di uno Stato membro, ed è competente quando lo sarebbero i giudici di uno Stato membro contraente (articoli 71 bis e 71 ter del regolamento n. 1215/2012, introdotti dal regolamento n. 542/2014).

In pratica, il TUB è competente quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro contraente, o quando la contraffazione è commessa nel territorio di uno di essi (stessi articoli).

Quando il convenuto è domiciliato al di fuori dell’Unione, il TUB adito per una contraffazione che causa un danno nell’Unione può conoscere anche del danno subito al di fuori dell’Unione, a condizione che il convenuto possieda beni in uno Stato membro contraente e che la controversia presenti un collegamento sufficiente con uno di tali Stati (articolo 71 ter, punto 3, del regolamento n. 1215/2012).

2.2 La competenza «a lungo raggio» dopo la sentenza BSH

Il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, adito per la contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, resta competente anche se la validità di tale brevetto è contestata in via di eccezione, mentre la validità stessa rientra esclusivamente nella competenza dei giudici dello Stato di rilascio; per un brevetto di uno Stato terzo, può persino decidere sull’eccezione di nullità, con effetto limitato alle parti (CGUE, 25 feb. 2025, BSH Hausgeräte c. Electrolux, causa C-339/22).

Il TUB ne deduce che può conoscere della contraffazione della frazione nazionale di un brevetto europeo rilasciato per uno Stato dell’UE non parte dell’accordo o per uno Stato vincolato dalla convenzione di Lugano (ad es. la Svizzera), ma non della sua validità; deve sospendere il procedimento se esiste un rischio ragionevole e non trascurabile che tale frazione sia annullata dai giudici dello Stato interessato (TUB, divisione locale di Parigi, 16 gen. 2026, IMC Créations c. Mul-T-Lock France, UPC_CFI_702/2024 e UPC_CFI_369/2025, punto 123).

In pratica, il titolare che limita il proprio brevetto unitario per sfuggire alla nullità indebolisce la frazione svizzera rimasta come concessa: senza un’azione di nullità pendente in Svizzera, non sono possibili né la valutazione della contraffazione né la sospensione, e le domande relative alla Svizzera sono state respinte (stessa decisione, punti 124 e 125). Ciò che salva il brevetto da un lato del confine può dunque condannarlo dall’altro.

I limiti di questo «lungo raggio» non sono ancora fissati. Adita per una misura provvisoria riguardante la Spagna contro un venditore stabilito a Hong Kong, convenuto tramite il suo mandatario regolamentare stabilito in Germania, la Corte d’appello ha sospeso il procedimento per questa parte della controversia e ha interrogato la CGUE: un simile intermediario può fungere da convenuto «àncora» (articolo 8, punto 1, del regolamento), e il TUB è competente a ordinare misure provvisorie riguardanti uno Stato dell’Unione non parte dell’accordo nei confronti di un convenuto di uno Stato terzo? (TUB, Corte d’appello, 6 marzo 2026, Dyson c. Dreame, UPC_CoA_789/2025 e UPC_CoA_813/2025, dispositivo). Risposta attesa da Lussemburgo… a Lussemburgo.

3 Il regime transitorio e l’opt-out

Durante un periodo transitorio di sette anni a decorrere dal 1^o giugno 2023 (prorogabile fino a sette anni in più), le azioni per contraffazione o per nullità di un brevetto europeo «classico» o di un CPC basato su un tale brevetto possono ancora essere proposte dinanzi ai giudici nazionali (A83(1) e (5) AJUB).

Il titolare può anche sottrarre il proprio brevetto europeo alla competenza del TUB notificando un opt-out alla cancelleria, a meno che non sia già stata proposta un’azione dinanzi al TUB (A83(3) AJUB e R5 RP JUB). Può revocare tale opt-out, a meno che non sia già stata proposta un’azione dinanzi a un giudice nazionale (A83(4) AJUB).

La Corte d’appello ha precisato questi due chiavistelli:

• il termine «azione» dell’articolo 83 si riferisce a tutte le azioni dell’articolo 32, e non soltanto alle azioni per contraffazione e per nullità (TUB, Corte d’appello, 12 nov. 2024, AIM Sport c. Supponor, UPC_CoA_489/2023 e UPC_CoA_500/2023, massima);
• soltanto un’azione nazionale proposta durante il periodo transitorio impedisce la revoca dell’opt-out: un contenzioso nazionale avviato prima del 1^o giugno 2023 non blocca il ritorno dinanzi al TUB (stessa decisione, massima).

Il brevetto unitario, invece, non sfugge mai al TUB. I dettagli (sunrise period, condizioni, strategia) figurano nella sezione dedicata al brevetto unitario: «Il regime transitorio: opt-out e opt-in».

4 Contestare la competenza

Il convenuto che contesta la competenza del TUB (anche invocando un opt-out), quella della divisione scelta o la lingua della domanda deve sollevare un’eccezione preliminare entro un mese dalla notificazione della domanda; in mancanza, si considera che abbia accettato la competenza del Tribunale e della divisione (R19.1 e R19.7 RP JUB). I dettagli figurano nella pagina «Azione in contraffazione».