Il TUB non applica soltanto regole di procedura: decide questioni di merito, a partire dalle proprie fonti. In poco più di due anni la Corte d’appello ha fissato una griglia di lettura comune a tutte le divisioni, che attinge tanto alla prassi dell’UEB quanto alle tradizioni nazionali.

Le fonti del diritto

Il TUB fonda le proprie decisioni, in quest’ordine, sul diritto dell’Unione (compresi i regolamenti sul brevetto unitario), sull’accordo, sulla CBE, sugli altri accordi internazionali applicabili a tutti gli Stati membri contraenti e sui diritti nazionali (A24(1) AJUB). Il diritto nazionale applicabile è individuato dalle norme di diritto internazionale privato (A24(2) AJUB).

Gli atti di contraffazione

Contraffazione diretta e indiretta

Il brevetto consente di vietare a qualsiasi terzo, senza il consenso del titolare (A25 AJUB):

  • di fabbricare, offrire, immettere in commercio o utilizzare il prodotto brevettato, o di importarlo o detenerlo a tali fini;
  • di utilizzare il procedimento brevettato, o di offrirne l’utilizzazione quando il terzo sa o avrebbe dovuto sapere che essa è vietata;
  • di offrire, immettere in commercio, utilizzare, importare o detenere un prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento brevettato.

Consente anche di vietare la fornitura di mezzi relativi a un elemento essenziale dell’invenzione, quando il terzo sa o avrebbe dovuto sapere che sono idonei e destinati alla sua attuazione, salvo che si tratti di prodotti di uso corrente e non vi sia istigazione (A26 AJUB).

Limitazioni, preuso ed esaurimento

Sfuggono in particolare al brevetto gli atti privati a fini non commerciali, gli atti sperimentali e le sperimentazioni in vista di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale (eccezione «Bolar») (A27 AJUB).

Il diritto di preuso non è armonizzato: chi lo avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente in relazione a un brevetto nazionale gode degli stessi diritti, in tale Stato, in relazione al brevetto europeo (A28 AJUB). Un’eccezione francese resta quindi francese. Il convenuto deve invocarla fin dalla comparsa di risposta (R24 g) RP JUB).

Infine, i diritti sono esauriti per i prodotti immessi in commercio nell’Unione dal titolare o con il suo consenso (A29 AJUB).

Per il brevetto unitario, le stesse regole si applicano per rinvio del regolamento n. 1257/2012: si veda «Diritti conferiti da un brevetto unitario».

L’interpretazione delle rivendicazioni

Il principio: NanoString

La rivendicazione non è soltanto il punto di partenza, ma la base decisiva per determinare l’ambito di protezione di un brevetto europeo (A69 CBE e il relativo protocollo interpretativo). La sua interpretazione non dipende dal solo significato letterale dei termini: la descrizione e i disegni devono sempre essere utilizzati per interpretarla, e non soltanto per chiarire un’ambiguità. Ciò non fa della rivendicazione una semplice linea guida: il suo oggetto si estende a ciò che, alla lettura della descrizione e dei disegni, appare come ciò per cui il titolare chiede protezione. La rivendicazione si interpreta dal punto di vista del tecnico del ramo, con l’obiettivo di coniugare un’adeguata protezione per il titolare e una sufficiente certezza del diritto per i terzi; tali principi valgono tanto per la contraffazione quanto per la validità (TUB, Corte d’appello, 26 feb. 2024, NanoString c. 10x Genomics, UPC_CoA_335/2023, massima 2).

Una sola interpretazione, dunque, per giudicare contraffazione e validità: il titolare non può sostenere una rivendicazione ampia per colpire il contraffattore e ristretta per sfuggire allo stato della tecnica.

Le precisazioni apportate in seguito

La Corte d’appello ha completato questa base:

  • l’interpretazione è una questione di diritto: il Tribunale non può affidarla a un perito, e il tecnico del ramo è una figura teorica, le cui conoscenze sono valutate dal giudice e non da un perito (TUB, Corte d’appello, 30 apr. 2025, Insulet c. EOFlow, UPC_CoA_768/2024, massime 1 e 2);
  • una forma di realizzazione presentata come tale nel brevetto è in linea di principio coperta dalle rivendicazioni, salvo che il brevetto insegni chiaramente al tecnico del ramo che non lo è (TUB, Corte d’appello, 25 nov. 2025, Meril c. Edwards, UPC_CoA_464/2024 e cause riunite, massima 3);
  • dati sperimentali che non figurano nel brevetto sono di regola irrilevanti per interpretarlo (TUB, Corte d’appello, 7 nov. 2025, OTEC c. Steros, UPC_CoA_579/2025, massima);
  • una rivendicazione dipendente che aggiunge semplicemente una caratteristica, senza precisare quelle della rivendicazione principale, non consente di dedurne granché sull’interpretazione di quest’ultima; e una rivendicazione redatta sotto forma di uso medico implica che il prodotto sia oggettivamente idoneo all’uso rivendicato, ossia procuri un miglioramento significativo delle condizioni del paziente (TUB, Corte d’appello, 25 nov. 2025, Amgen c. Sanofi e Regeneron, UPC_CoA_528/2024 e UPC_CoA_529/2024, massime da 1 a 3);
  • una caratteristica del tipo «mezzi per» si intende come qualsiasi mezzo idoneo a svolgere la funzione (TUB, Corte d’appello, 14 feb. 2025, Abbott c. Sibio, UPC_CoA_382/2024, massima).

La validità

Motivi e onere della prova

Il TUB può annullare un brevetto solo per i motivi di cui all’A138(1) CBE (A65(2) AJUB). L’onere della prova dei fatti da cui deriva la nullità grava sull’attore in nullità; la valutazione di tali fatti resta una questione di diritto (TUB, Corte d’appello, 25 nov. 2025, Meril c. Edwards, UPC_CoA_464/2024 e cause riunite, massima 6; A54 AJUB).

L’attività inventiva: né del tutto l’UEB, né del tutto Karlsruhe

La Corte d’appello constata che i giudici nazionali non affrontano l’attività inventiva allo stesso modo (approccio problema-soluzione dell’UEB, applicato anche in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e in Svezia; approcci più «globali» in Germania o nel Regno Unito), essendo tutti soltanto guide che dovrebbero condurre allo stesso risultato. Essa fissa il metodo del TUB (TUB, Corte d’appello, 25 nov. 2025, Meril c. Edwards, UPC_CoA_464/2024 e cause riunite, massime 5 e da 7 a 12; nello stesso senso, TUB, Corte d’appello, 25 nov. 2025, Amgen c. Sanofi e Regeneron, UPC_CoA_528/2024, massime 10 e seguenti):

  • determinare anzitutto il problema oggettivo, dal punto di vista del tecnico del ramo alla data di deposito o di priorità, confrontando la rivendicazione nel suo insieme, alla luce della descrizione, con lo stato della tecnica, a partire dagli effetti tecnici che il tecnico del ramo comprende come ottenuti; il problema non deve contenere indizi della soluzione;
  • la soluzione è evidente se il tecnico del ramo, partendo da un punto di partenza realistico nel settore pertinente e volendo risolvere il problema oggettivo, vi sarebbe (e non soltanto avrebbe potuto) pervenuto;
  • un punto di partenza è realistico se avrebbe interessato il tecnico del ramo che vuole risolvere tale problema; possono esservene diversi, e l’invenzione deve essere inventiva rispetto a ciascuno di essi;
  • il tecnico del ramo non ha né immaginazione né spirito inventivo: gli occorre un incentivo («Anlass») per compiere il passo successivo verso l’invenzione; la soluzione è evidente se egli lo avrebbe compiuto in base a tale incentivo o per semplice routine, nell’attesa di un risultato.

Un lessico UEB (problema oggettivo), un punto di partenza «realistico» anziché lo stato della tecnica più vicino, un incentivo tedesco: la sintesi europea ha il suo fascino.

L’estensione dell’oggetto

L’estensione oltre il contenuto della domanda come depositata è una questione di diritto, decisa alla luce delle rivendicazioni e della domanda; il Tribunale può esaminare la domanda nel suo insieme (TUB, Corte d’appello, 25 nov. 2025, Amgen c. Sanofi e Regeneron, UPC_CoA_528/2024, massima 4).

Quando la domanda internazionale non è stata depositata in una lingua ufficiale dell’UEB, il suo contenuto si valuta anzitutto attraverso la traduzione consegnata dal richiedente all’UEB: i terzi e il Tribunale possono farvi affidamento, e spetta al titolare che la ritiene inesatta provarlo (TUB, Corte d’appello, 5 nov. 2025, Seoul Viosys c. expert e-Commerce, UPC_CoA_762/2024 e UPC_CoA_773/2024, massima). Chi traduce male la propria domanda non può prendersela che con sé stesso.

La sufficienza della descrizione

La sufficienza si valuta sul brevetto nel suo insieme, dal punto di vista del tecnico del ramo: questi deve poter riprodurre l’invenzione senza attività inventiva né onere eccessivo, essendo sufficiente una forma di realizzazione (o, per una caratteristica funzionale, un concetto tecnico); una ragionevole quota di tentativi ed errori non vi osta (TUB, Corte d’appello, 25 nov. 2025, Amgen c. Sanofi e Regeneron, UPC_CoA_528/2024, massime da 5 a 8).

Tali criteri coincidono in larga misura con quelli dell’UEB: si veda, per un confronto, «Le condizioni di brevettabilità».